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專利法修改若干問題之管見
馬東曉《專利法》是我國專利制度的法律基石，也是我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度的重要組成部分。經(jīng)過兩年多的醞釀以及向社會(huì)各界征求意見，由國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出的專利法第三次修改意見送審稿（以下簡稱送審稿）終于在2007年1月上報(bào)國務(wù)院法制辦�？v覽送審稿，其中取消涉外代理機(jī)構(gòu)的指定、取消向外國申請專利必須委托我國代理機(jī)構(gòu)等規(guī)定，體現(xiàn)了深化行政審批改革的實(shí)際舉措；增加現(xiàn)有技術(shù)抗辯、增加制止惡意訴訟等規(guī)定，體現(xiàn)了防止專利權(quán)濫用、維護(hù)公共利益的取向；而設(shè)立保護(hù)遺傳資源和完善強(qiáng)制許可制度等，更體現(xiàn)了與國際公約接軌的趨勢。這些修改讓人們感到我國專利法正日臻走向完善。但通讀送審稿后仍感到存有研究和探討之處，現(xiàn)提出我們關(guān)于在專利行政執(zhí)法權(quán)、關(guān)于申請專利的權(quán)利和關(guān)于新產(chǎn)品制造方法的舉證等問題的思考，拋磚引玉，供大家參考。
一、建議取消專利行政管理部門對專利侵權(quán)案件進(jìn)行處理的行政裁決權(quán)
我國專利法在制定之初，鑒于當(dāng)時(shí)人民法院沒有專門的知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭，通曉法律與技術(shù)的法官更是鳳毛麟角，于是在審議時(shí)全國人大代表提出，專利法要規(guī)定專利管理機(jī)關(guān)可以調(diào)處專利糾紛，對專利權(quán)的保護(hù)采取司法和行政“兩條途徑、協(xié)調(diào)運(yùn)作”的模式。后經(jīng)過1992年和2000年兩次修改后，“專利管理機(jī)關(guān)”的稱謂變更為“管理專利工作的部門”，而且賦予了其在查處假冒他人專利和冒充專利行為的行政執(zhí)法權(quán)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近幾年來全國各地專利管理機(jī)關(guān)每年受理的專利侵權(quán)案件數(shù)量與全國各地人民法院受理的一審專利侵權(quán)案件數(shù)量相比，大致為1：2或者1：3左右。2004年全國各地方專利管理部門受理專利糾紛1455件；2005年全國各省、自治區(qū)、直轄市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局共受理專利侵權(quán)糾紛1313件，其他專利糾紛284件；2006年1月初至11月底，各地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局共受理專利侵權(quán)糾紛1120件，受理其他專利糾紛案件43件。同期，2004年全國地方法院一審新收專利案件2549件；2005年全國各地方法院受理專利案件2947件；2006年全國各地方法院受理專利案件3196件。“十五”時(shí)期，全國各專利部門受理專利侵權(quán)糾紛案件2818件，受理其他專利糾紛案件331件；2001年~2005年，全國地方法院共受理各類一審專利案件12，685件，五年中受理專利侵權(quán)糾紛案件8733件。
實(shí)踐證明，專利法實(shí)施二十多年來，專利管理機(jī)關(guān)在保護(hù)專利權(quán)，及時(shí)制止專利侵權(quán)行為方面發(fā)揮了極大作用。但是，隨著我國社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)制度的建立，國內(nèi)外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)形勢有了新的發(fā)展，特別是在我國法院系統(tǒng)已經(jīng)建立和健全了一整套知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)體系的情況下，有必要重新審視專利行政管理部門對具有民事糾紛性質(zhì)的專利侵權(quán)案件進(jìn)行行政處理的做法。
考慮到現(xiàn)行專利法規(guī)定專利行政管理部門行政執(zhí)法的職能有三個(gè)，即處理專利侵權(quán)糾紛、查處假冒他人專利行為、查處冒充專利行為，我們認(rèn)為，保留專利行政管理部門查處假冒他人專利行為和查處冒充專利行為的權(quán)力，甚至強(qiáng)化執(zhí)法力度，取消對具有民事糾紛性質(zhì)的專利侵權(quán)案件進(jìn)行處理的行政裁決權(quán)，對于我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)利大于弊。理由如下：
1.專利行政管理部門屬于國家行政管理和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)，在日常的執(zhí)法過程中遵守和執(zhí)行的是公法性規(guī)范。而專利侵權(quán)糾紛屬于民事糾紛案件，涉及一方當(dāng)事人對另一方當(dāng)事人財(cái)產(chǎn)權(quán)利的侵害，作為國家行政管理部門對此類純私法規(guī)范調(diào)整的糾紛不宜介入。
尤其是在《行政訴訟法》實(shí)施以后，對于地方專利行政管理部門調(diào)處專利糾紛的行政裁決不服的當(dāng)事人，可以通過行政訴訟尋求法律救濟(jì)。但是，行政訴訟中人民法院只是對行政決定的合法性進(jìn)行審查，而并不去裁判侵權(quán)糾紛中的事實(shí)與責(zé)任，其行政判決大多是維持行政裁決或者撤銷并責(zé)令重新作出行政裁決，而不能直接涉及到侵權(quán)行為當(dāng)事人之間具體的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。這樣，一方面使一方當(dāng)事人面臨著與行政機(jī)關(guān)對峙的不平等地位，而另一方面，對方當(dāng)事人也面臨著在行政訴訟程序無法充分維護(hù)民事權(quán)利的尷尬局面。
2.我國的知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)體系經(jīng)過二十年的發(fā)展已經(jīng)建立健全，全國各級(jí)法院已經(jīng)培養(yǎng)起一支專門的知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判隊(duì)伍。據(jù)2006年初的統(tǒng)計(jì)，全國法院單設(shè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭172個(gè)，專設(shè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)合議庭140個(gè)，共有知識(shí)產(chǎn)權(quán)法官1667人。2002年至2006年的5年間，全國地方法院共受理和審結(jié)知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事一審案件54，321件和52，437件，其中，受理專利案件12，883件。另一方面，經(jīng)過二十年的發(fā)展，我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的法律實(shí)踐和理論研究也取得了長足進(jìn)步，在這些經(jīng)過實(shí)踐檢驗(yàn)行之有效的侵權(quán)判定規(guī)則當(dāng)中，絕大部分是人民法院在司法審判中總結(jié)和歸納出來的，與二十年前相比，懂法律懂技術(shù)的法官隊(duì)伍越來越龐大。
但是，由于 “兩條途徑”處理專利侵權(quán)案件，又造成了司法資源的浪費(fèi)。一方面部分法院因?yàn)閷＠讣䲠?shù)量少，知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭不得不同時(shí)審理著其他民事案件；另一方面約33~50%的專利侵權(quán)案件由地方專利管理機(jī)關(guān)受理并進(jìn)行了處理，而這些行政處理的案件中又有一部分案件進(jìn)入了行政訴訟程序，再次加重了行政審判的負(fù)擔(dān)。
3.“兩條途徑”處理專利侵權(quán)案件在程序和結(jié)果上也會(huì)造成執(zhí)法不統(tǒng)一。專利行政管理部門行政執(zhí)法所依據(jù)的程序法是國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒布的《專利行政執(zhí)法辦法》。人民法院在審理專利侵權(quán)案件依據(jù)的是一系列的專門司法解釋。因此，行政機(jī)關(guān)處理專利侵權(quán)糾紛案件更強(qiáng)調(diào)公法規(guī)范而并不像民事訴訟那樣關(guān)注當(dāng)事人程序權(quán)利的保障。尤其是專利法增加了訴前臨時(shí)禁令等措施以及最高法院實(shí)行了新的證據(jù)規(guī)則以后，《專利行政執(zhí)法辦法》不能充分保護(hù)當(dāng)事人利益的缺點(diǎn)更為明顯。
此外，由于專利行政管理部門不能依據(jù)司法解釋來審理案件，而國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局又無法規(guī)定專利侵權(quán)的判定規(guī)則，因此往往出現(xiàn)專利行政管理部門對于侵權(quán)判定的掌握與法院有所不同，這樣就形成了同一專利案件，得到的處理結(jié)果卻可能截然不同的局面，既不利于執(zhí)法統(tǒng)一，又損害了法律的威嚴(yán)。
4.保留專利行政管理部門查處假冒他人專利或者冒充專利行為的行政執(zhí)法權(quán)，取消其處理專利侵權(quán)案件的權(quán)力，不會(huì)削弱我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的力度。 本次送審稿第3條中規(guī)定了“地方人民政府專利行政管理部門負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的專利管理工作”。這樣一來，專利行政執(zhí)法主體的級(jí)別范圍就有可能從現(xiàn)行的“省、自治區(qū)、直轄市人民政府”擴(kuò)大到了“縣級(jí)人民政府”。由于專利侵權(quán)案件技術(shù)性強(qiáng)，且多為疑難、復(fù)雜案件，行政執(zhí)法權(quán)的下放必然會(huì)導(dǎo)致行政裁決質(zhì)量的下降，同時(shí)也存在著增加行政訴訟數(shù)量的隱患，反過來加重基層人民政府行政資源和司法資源的負(fù)擔(dān)。
而假冒他人專利和冒充專利案件社會(huì)危害性大，近年來呈上升趨勢。專利行政管理部門作為法律授權(quán)的行政主體，在行政執(zhí)法主體范圍擴(kuò)大后就可以專門及時(shí)有力地制止這兩類違法行為，充分地發(fā)揮維護(hù)市場秩序的政府職能，從公共利益的角度加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。另外，此類案件事實(shí)認(rèn)定簡單，違法者主觀惡意明顯，不易產(chǎn)生行政訴訟。
5.取消專利行政管理部門處理專利侵權(quán)案件的職能，不會(huì)在國際上造成負(fù)面影響。隨著涉外專利糾紛數(shù)量增加，根據(jù)國民待遇原則，外國專利權(quán)人也可以請求地方專利行政管理部門調(diào)處專利侵權(quán)糾紛，這就使外國人回避了訴訟程序中若干風(fēng)險(xiǎn)，占用大量行政資源且不必繳納任何費(fèi)用。由于行政權(quán)力介入專利侵權(quán)民事糾紛是我國獨(dú)有，在其他國家沒有此類行政解決渠道，在TRIPs已經(jīng)明確規(guī)定專利權(quán)屬于私權(quán)的情況下，作為民事糾紛性質(zhì)的專利侵權(quán)案件完全交由法院審理是符合國際慣例的。所以我國專利權(quán)人到外國處理專利侵權(quán)糾紛只能去該國法院提起民事訴訟，巴黎公約和WTO規(guī)定的對等原則對我國專利權(quán)人在國外借助行政執(zhí)法維權(quán)無法體現(xiàn)。
6.取消行政管理部門處理知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事糾紛案件的職能，同時(shí)加強(qiáng)行政管理部門查處危害公共利益的知識(shí)產(chǎn)權(quán)違法行為的力度，可以使行政機(jī)關(guān)回歸監(jiān)管本位。在這一問題上，我國的著作權(quán)行政管理部門已經(jīng)先行一步。2001年修改的《著作權(quán)法》第47條規(guī)定，屬于同時(shí)損害公共利益的民事侵權(quán)行為，可以由行政管理部門予以查處，而該法第46條規(guī)定的僅僅屬于民事糾紛的情況，當(dāng)事人并不需要承擔(dān)行政責(zé)任。
二、“專利申請權(quán)”概念經(jīng)二十多年普及已廣為人知，創(chuàng)設(shè)新概念取代易造成混淆
送審稿在第11條以及第14條中均使用了“申請專利的權(quán)利”的概念。在送審稿的說明中稱，“申請專利的權(quán)利”是現(xiàn)行專利法第6條、第8條已經(jīng)采用的概念，并非此次修訂專利法新加入的概念，其含義是指單位或者個(gè)人在向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出專利申請之前，對其已經(jīng)完成的發(fā)明創(chuàng)造或者即將完成的發(fā)明創(chuàng)造所享有的申請獲得專利保護(hù)的權(quán)利。
此外，為了從字面上避免人們對“申請專利的權(quán)利”產(chǎn)生混淆，消除人們對這一措辭的疑慮，送審稿又將自1984年專利法就開始使用的“專利申請權(quán)”概念改為了“專利申請”。
我們認(rèn)為，送審稿所說“申請專利的權(quán)利”的實(shí)質(zhì)內(nèi)容在現(xiàn)行法律法規(guī)中均有體現(xiàn)和相應(yīng)規(guī)定，沒有必要新設(shè)概念重復(fù)規(guī)定。用“申請專利的權(quán)利”和“專利申請”來代替現(xiàn)行專利法中的“專利申請權(quán)”也沒有必要。
1.從民法學(xué)原理上講，民事權(quán)利是民法規(guī)范賦予當(dāng)事人為實(shí)現(xiàn)其利益所可實(shí)施的行為范圍。就民事權(quán)利的功能而言，是當(dāng)事人實(shí)現(xiàn)法律上利益的工具；就權(quán)利的內(nèi)容而言，則是法律容許的行為范圍。 具體到“申請專利的權(quán)利”，如果專利法創(chuàng)設(shè)了這一民事權(quán)利，那么“申請專利的權(quán)利”就是專利法賦予發(fā)明人為取得專利權(quán)所可實(shí)施的申請行為的范圍。換句話說，也就是發(fā)明人為取得專利權(quán)所享有的向?qū)＠痔岢鰧＠暾埖臋?quán)利，而這恰恰是許多教材中對“專利申請權(quán)”的定義。 所以，從民法原理上講，“申請專利的權(quán)利”與“專利申請權(quán)”在字面上是同一含義，新設(shè)“申請專利的權(quán)利”概念容易與已有的“專利申請權(quán)”概念混淆。
2.從現(xiàn)行《專利法》第6條和第8條的字面含義上講，這里的“申請專利的權(quán)利”實(shí)際是指取得專利權(quán)主體的資格，即職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造取得專利權(quán)主體的資格屬于單位；非職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造取得專利權(quán)主體的資格屬于發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人；合作完成的發(fā)明創(chuàng)造，除另有協(xié)議，取得專利權(quán)主體的資格屬于共同完成人。除此之外，我們看不出這兩個(gè)法條對“申請專利的權(quán)利”規(guī)定了什么具體內(nèi)容，也看不出專利法想要在這里創(chuàng)設(shè)一個(gè)“申請專利的權(quán)利”的意思。而到了第10條，我們才看到專利法在這里創(chuàng)設(shè)了一個(gè)叫做“專利申請權(quán)”的民事權(quán)利，創(chuàng)設(shè)這個(gè)民事權(quán)利實(shí)際是為了在轉(zhuǎn)讓過程中區(qū)分“專利權(quán)”和“專利申請權(quán)”�！皩＠暾垯�(quán)”的權(quán)利內(nèi)容除了可以轉(zhuǎn)讓以外，隨后的第13條規(guī)定了“專利申請權(quán)”包括補(bǔ)償費(fèi)用請求權(quán)（享有臨時(shí)保護(hù)的權(quán)利）。所以，現(xiàn)行專利法中在專利申請環(huán)節(jié)只創(chuàng)設(shè)了“專利申請權(quán)”一個(gè)權(quán)利，而沒有創(chuàng)設(shè)“申請專利的權(quán)利”。
3.有一種觀點(diǎn)認(rèn)為，送審稿中“申請專利的權(quán)利” 是指單位或者個(gè)人在向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出專利申請之前，對其已經(jīng)完成的發(fā)明創(chuàng)造或者即將完成的發(fā)明創(chuàng)造所享有的申請獲得專利保護(hù)的權(quán)利。那么，在向?qū)＠痔岢鰧＠暾堉�，發(fā)明人到底享有什么實(shí)質(zhì)權(quán)利呢？
當(dāng)發(fā)明人作出一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造，在該發(fā)明創(chuàng)造提出專利申請之前，這項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造應(yīng)當(dāng)屬于一項(xiàng)技術(shù)成果（或者稱為一項(xiàng)發(fā)明）。發(fā)明人對該技術(shù)成果享有使用、收益和轉(zhuǎn)讓的權(quán)利，我國《合同法》把這些權(quán)利稱之為“技術(shù)成果使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán)”。另外，依據(jù)現(xiàn)行專利法，發(fā)明人對該技術(shù)成果還享有向?qū)＠痔岢鰧＠暾埖臋?quán)利。按照日本學(xué)者的觀點(diǎn)，這兩種權(quán)利都是專利申請權(quán)的形態(tài)之一。 其中，技術(shù)成果使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán)屬于支配權(quán)，是該發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)體性權(quán)利；提出專利申請的權(quán)利屬于請求權(quán)，是從實(shí)體權(quán)利中派生出來的程序性權(quán)利，它以實(shí)體權(quán)利的存在為基礎(chǔ)。兩者一起構(gòu)成了“專利申請權(quán)”的內(nèi)容，經(jīng)專利法的創(chuàng)設(shè)，“專利申請權(quán)”成為了一個(gè)有別于完整財(cái)產(chǎn)權(quán)的實(shí)體性權(quán)利，即具有無排他效力的支配權(quán)和損害賠償請求權(quán)。
按照原技術(shù)合同法及其實(shí)施條例的規(guī)定，技術(shù)成果包括專利技術(shù)成果和非專利技術(shù)成果。非專利技術(shù)成果又包括“未申請專利的技術(shù)成果”、“未授予專利權(quán)的技術(shù)成果”、“專利法規(guī)定不授予專利權(quán)的技術(shù)成果”三種情況。 在提出專利申請的行為界點(diǎn)（即專利申請日）之前，技術(shù)成果只能是“未申請專利的技術(shù)成果”和“專利法規(guī)定不授予專利權(quán)的技術(shù)成果”，這兩部分技術(shù)成果或者是公知技術(shù)或者是技術(shù)秘密。考慮到我國《合同法》第342條以及《技術(shù)進(jìn)出口管理?xiàng)l例》第2條已經(jīng)對專利權(quán)、專利申請權(quán)和技術(shù)秘密的轉(zhuǎn)讓和進(jìn)出口均已作了規(guī)定，送審稿第11條再創(chuàng)設(shè)一個(gè)新的概念去重復(fù)已有的規(guī)定沒有必要。
同理，在“申請專利的權(quán)利”實(shí)際就是公知技術(shù)或者技術(shù)秘密使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán)以及提出專利申請的權(quán)利的情況下，結(jié)合我國《合同法》第341條以及《最高人民法院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第20條關(guān)于合作開發(fā)技術(shù)成果的使用和轉(zhuǎn)讓已經(jīng)作出的規(guī)定，送審稿第14條中再單獨(dú)對共有“申請專利的權(quán)利”的轉(zhuǎn)讓進(jìn)行規(guī)定，也沒有必要。
4.“專利申請權(quán)”是專利法創(chuàng)設(shè)的一個(gè)民事權(quán)利，具有特定的含義，不宜改為“專利申請”。從字面上理解，“專利申請”包含兩層含義：其一是申請人向?qū)＠痔岢鰧＠暾埖囊馑急硎荆黄涠侵笇＠暾埌�，至少從�?xí)慣上，“專利申請”得不出“專利申請權(quán)”的含義。
結(jié)合送審稿第11條和第14條的規(guī)定，應(yīng)該理解這里使用的“專利申請”似應(yīng)是“專利申請案”的概念，轉(zhuǎn)讓專利申請案也是許多國家專利法所使用的措辭，如《美國專利法》第261條。但我國自1984年專利法頒布以來，從未使用過“專利申請案”的概念，而是一直使用“專利申請權(quán)”的概念，沿用二十多年已經(jīng)被人們所普遍接受。這一點(diǎn)雖然和許多國家的專利法不同，但卻也并非我國獨(dú)有，日本專利法中即有名為“專利取得權(quán)”的同樣概念。 所以，用“專利申請”代替“專利申請權(quán)”，既沒有必要也容易引起混淆。
綜上所述，對于送審稿第11條和第14條中的“申請專利的權(quán)利”以及第14條第1項(xiàng)建議刪除，對于其中的“專利申請”建議改為“專利申請權(quán)”。
三、建議修改補(bǔ)充現(xiàn)行專利法關(guān)于制造方法專利舉證責(zé)任的規(guī)定
本次送審稿對現(xiàn)行《專利法》第57條第2款關(guān)于制造方法專利的舉證責(zé)任的規(guī)定沒有修改，不能不說是一個(gè)的遺憾。作為從事專利訴訟的律師，在近幾年代理專利權(quán)人起訴時(shí)我們深感取證難、審理難、賠償難。而其中最困難的就是對產(chǎn)品制造方法的取證。
產(chǎn)品在推向市場之前，都是在工廠的車間里制造、加工、安裝的，未經(jīng)許可，工廠以外的人員是沒有辦法進(jìn)入車間看個(gè)究竟的，更不用說還要形成證據(jù)固定下來。而大凡違法侵犯他人專利方法的人，都千方百計(jì)采取防范措施，想方設(shè)法隱匿銷毀自己侵權(quán)的證據(jù)。所以，實(shí)踐中方法專利權(quán)人即使找到了侵權(quán)人的下落，也很難通過主動(dòng)調(diào)查的方式來取得侵權(quán)行為的證據(jù)。
1984年的專利法對制造方法專利采取了舉證責(zé)任倒置的方式，規(guī)定了“在發(fā)生侵權(quán)糾紛的時(shí)候，如果發(fā)明專利是一項(xiàng)產(chǎn)品的制造方法，制造同樣產(chǎn)品的單位或者個(gè)人應(yīng)當(dāng)提供其產(chǎn)品制造方法的證明”。這一規(guī)定大大緩解了專利權(quán)人取證的工作量和舉證的責(zé)任，受到普遍歡迎。但在1992年修改專利法的時(shí)候，為了符合TRIPs的要求，在“一項(xiàng)產(chǎn)品”中間加了一個(gè)“新”字。這一字之變，大大限制了舉證責(zé)任倒置的范圍，也大大增加了專利權(quán)人的訴訟困難。到2000年修改專利法時(shí)，考慮到僅僅讓被控侵權(quán)人 “提供其產(chǎn)品制造方法的證明”，尚不能清楚地表明被控侵權(quán)人實(shí)施的方法與專利方法之間的異同，不利于法院或者專利行政部門認(rèn)定被控侵權(quán)行為是否構(gòu)成侵犯制造方法專利權(quán)的行為，不利于達(dá)到規(guī)定舉證責(zé)任倒置的立法目的， 又修改為“提供其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的證明”。
但現(xiàn)行專利法的這樣規(guī)定，仍舊存在三個(gè)問題：一是“新產(chǎn)品” 的含義不清，導(dǎo)致專利權(quán)人舉證負(fù)擔(dān)增大；二是目前這種表述仍沒有清楚地表明舉證責(zé)任分擔(dān)制度的法律內(nèi)涵；三是沒有考慮到被控侵權(quán)人的商業(yè)秘密泄露問題。
關(guān)于對“新產(chǎn)品”概念的理解和在實(shí)踐中的適用，探討的文章已經(jīng)很多，此處不再贅述。筆者只是結(jié)合律師實(shí)務(wù)中的經(jīng)驗(yàn)，建議送審稿考慮選用TRIPs第34條1（b）的規(guī)定，即“未經(jīng)專利所有人許可而制造的任何相同產(chǎn)品，如果該相同產(chǎn)品具有相當(dāng)大的可能是使用該專利方法所制造，而專利所有人經(jīng)合理努力仍未能確定其確實(shí)使用了該專利方法”，則適用舉證責(zé)任倒置。
這種規(guī)定相比于TRIPs第34條1（a）（即現(xiàn)行專利法）的規(guī)定，給了法官較大的自由裁量余地，同時(shí)也減輕了專利權(quán)人的證明負(fù)擔(dān)，不失為一個(gè)好的選擇。因?yàn)�，按目前的專利法，“新產(chǎn)品”是適用舉證責(zé)任倒置的先決條件，由于“新產(chǎn)品”的證明標(biāo)準(zhǔn)不清，專利權(quán)人證明產(chǎn)品“新”要比被控侵權(quán)人證明產(chǎn)品“不新”困難得多，使得舉證責(zé)任倒置難以適用，訴訟難以順利進(jìn)行下去。而證明和判斷“產(chǎn)品具有相當(dāng)大的可能是使用該專利方法所制造，而專利所有人經(jīng)合理努力仍未能確定其確實(shí)使用了該專利方法”要比證明和判斷產(chǎn)品是否是“新”的要容易得多。這樣，就可以減少雙方對“新產(chǎn)品”的爭議，使專利權(quán)人能夠?qū)⒃V訟順利推動(dòng)下去。美國專利法就是采用這種模式。
關(guān)于舉證責(zé)任分擔(dān)制度的法律內(nèi)涵。一直以來關(guān)于舉證責(zé)任概念包含兩層含義，英美證據(jù)法稱之為提出證據(jù)責(zé)任（burden of producing evidence）和說服責(zé)任（burden of persuasion），德國證據(jù)法稱之為行為上的責(zé)任和結(jié)果上的責(zé)任。簡單地說就是，負(fù)有舉證責(zé)任的人首先有提供證據(jù)的責(zé)任，其次還有證明其主張的責(zé)任以及證明不能時(shí)需承擔(dān)相應(yīng)結(jié)果的責(zé)任。
在德國證據(jù)法上，舉證責(zé)任分擔(dān)制度的理論基礎(chǔ)是“法律要件分類說”，而舉證責(zé)任倒置制度則是基于加害人對危險(xiǎn)領(lǐng)域能夠控制的推定，將受害人難以證明的事實(shí)分擔(dān)給了加害人，如果加害人不能提供證據(jù)證明或者達(dá)不到證明標(biāo)準(zhǔn)，則推定其應(yīng)承擔(dān)加害責(zé)任。
所以，與德國法同源的日本法，其專利法中的這一條干脆稱為“生產(chǎn)方法之推定”，其表述為：在提出生產(chǎn)物品方法之發(fā)明特許場合下，該物品于特許申請之前，在日本不是周知的物品時(shí)，則可推定與其相同之物品是采用該方法生產(chǎn)的。
類似地，英國專利法規(guī)定：假如獲準(zhǔn)專利的發(fā)明是制造一種新產(chǎn)品的工藝，該專利權(quán)所有者以外或其許可證領(lǐng)取人以外的人所制造的同樣產(chǎn)品，除非有相反的證據(jù)，否則在任何訴訟中應(yīng)被認(rèn)為是用該工藝制造的。 而TRIPs第34條的規(guī)定也是類似。
與現(xiàn)行專利法中的表述相比，可以明顯地看出來，專利法只要求“制造同樣產(chǎn)品的單位或者個(gè)人應(yīng)當(dāng)提供其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的證明”，而沒有進(jìn)一步直接規(guī)定“如果不能證明其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法，則推定其使用了專利方法”。表面上看，兩者的實(shí)質(zhì)是一樣的，甚至進(jìn)一步直接規(guī)定反而有畫蛇添足之嫌，但本質(zhì)上現(xiàn)行專利法這樣規(guī)定是沒有區(qū)分甚至混淆了舉證責(zé)任概念內(nèi)涵的兩層含義。換句話說，現(xiàn)行專利法只規(guī)定了被控侵權(quán)人“提供證據(jù)的責(zé)任”而沒有規(guī)定“提供證據(jù)不能或者說服不能而在結(jié)果上的責(zé)任”。其后果一是在訴訟實(shí)務(wù)中削弱了證明標(biāo)準(zhǔn)對所提出的證據(jù)在證明結(jié)果上的作用和影響，二是沒有達(dá)到法律推定所具有的明示甚至警示的立法效果，即沒有明確告知潛在的侵權(quán)人，如果不能證明（而非提供）其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法，則法律直接推定其構(gòu)成侵權(quán)的制度本意。
關(guān)于商業(yè)秘密泄露問題，目前已經(jīng)成為限制甚至反對制造方法專利舉證責(zé)任倒置的主要理由。誠然，因?yàn)閷＠麢?quán)人發(fā)明了一種新產(chǎn)品的制造方法，依現(xiàn)行專利法就可以在指控他人侵犯該專利權(quán)時(shí)讓對方提供其產(chǎn)品制造方法以證明自己是“清白”的，而全然不管被控侵權(quán)人為證明自己“清白”可能會(huì)公開商業(yè)秘密甚至損害自身的利益。這一點(diǎn)恐怕是當(dāng)初創(chuàng)建舉證責(zé)任倒置制度時(shí)的“危險(xiǎn)領(lǐng)域說”所沒有考慮到的，而且比較民事訴訟法上列舉的適用舉證責(zé)任倒置的情況，制造方法專利也確有與其他特殊侵權(quán)行為情況不同的地方。但無論如何，保護(hù)商業(yè)秘密不應(yīng)當(dāng)成為被控侵權(quán)人拒絕出示侵權(quán)證據(jù)的合法理由，立法以及司法實(shí)踐應(yīng)當(dāng)明確宣示并采取必要措施避免商業(yè)秘密不必要披露。在這一點(diǎn)上，美國法院的做法可以借鑒，他們通常以簽發(fā)令狀的方式規(guī)定商業(yè)秘密只有出庭律師才能過目，限制庭審中涉及的商業(yè)秘密在律師以外的公眾中傳播。
所以，關(guān)于現(xiàn)行《專利法》第57條第2款，還應(yīng)當(dāng)參照TRIPs第34條3的規(guī)定，“在引用相反證據(jù)時(shí)，應(yīng)顧及被告保護(hù)其制造秘密及商業(yè)秘密的合法利益”。
綜上所述，建議將現(xiàn)行《專利法》第57條第2款修改為：“專利侵權(quán)糾紛涉及產(chǎn)品制造方法的發(fā)明專利的，如果制造相同產(chǎn)品的單位或者個(gè)人具有相當(dāng)大的可能是使用專利方法制造的，而專利權(quán)人經(jīng)合理努力仍未能確定其確實(shí)使用了專利方法，如無相反證據(jù)，則推定該相同產(chǎn)品為使用專利方法獲得�！�
同時(shí)增加第3款：“制造同樣產(chǎn)品的單位或者個(gè)人提供其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的證明時(shí)，有權(quán)要求保護(hù)其商業(yè)秘密。”
四、小結(jié)
專利法第三次修改對于落實(shí)國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，建設(shè)創(chuàng)新型國家，適應(yīng)國際知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)形勢的發(fā)展變化都有著積極的意義。因此我們認(rèn)為，在修訂專利法時(shí)，應(yīng)考慮到專利管理機(jī)關(guān)執(zhí)行的是公法性規(guī)范，對私法性規(guī)范調(diào)整的范圍不宜介入；我國實(shí)行權(quán)利法定主義，在創(chuàng)設(shè)民事權(quán)利時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮其是否被賦予了新的權(quán)利內(nèi)容，在法律關(guān)系內(nèi)容上與原有概念是否有本質(zhì)性區(qū)別；在保護(hù)專利權(quán)的司法實(shí)踐中，應(yīng)當(dāng)考慮我國國情的現(xiàn)實(shí)狀況，使立法適應(yīng)社會(huì)發(fā)展需要。
參考文獻(xiàn)
張俊浩主編：《民法學(xué)原理》，中國政法大學(xué)出版社，第74頁。
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〔日〕紋谷暢男編：《專利法50講》，魏啟學(xué)譯，法律出版社1984年版，第49頁。
參見《技術(shù)合同法實(shí)施條例》第6條。（1989年3月15日國家科技委員會(huì)發(fā)布，現(xiàn)已廢止）
〔日〕紋谷暢男編：《專利法50講》，魏啟學(xué)譯，法律出版社1984年版，第36頁。
尹新天：《專利權(quán)的保護(hù)》，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社2005年版，第184頁。
《日本特許法》第104條，參見中國科學(xué)技術(shù)情報(bào)所專利館編：《外國專利法介紹（2）》，知識(shí)出版社1986年版，第220頁。
《英國專利法》第100－（1）條，參見中國科學(xué)技術(shù)情報(bào)所專利館編：《外國專利法介紹（2）》，知識(shí)出版社1986年版，第141頁。
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