商業(yè)秘密許可協(xié)議的效力及其內(nèi)容

　　商業(yè)秘密許可協(xié)議的效力及其內(nèi)容
　　
　　唐青林
　　
　　案件點(diǎn)評(píng)
　　
　　商業(yè)秘密許可協(xié)議是商業(yè)秘密權(quán)利人與其他企業(yè)或個(gè)人簽訂的，約定雙方權(quán)利和義務(wù)，規(guī)范雙方行為的書面文本合同。一份完整的商業(yè)秘密許可協(xié)議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：合同標(biāo)的；授權(quán)范圍；許可使用費(fèi)及支付方式；許可使用的時(shí)間和期限；保密義務(wù)；期限屆滿后轉(zhuǎn)讓人和受讓人的權(quán)利義務(wù)；違約條款及解決爭(zhēng)議的方法。
　　
　　基本案情
　　
　　1991年4月25日，上訴人FX公司和紡科院簽訂《技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同書》，合同約定：由紡科院將FX系列多功能和毛油的配方、生產(chǎn)技術(shù)和有關(guān)應(yīng)用技術(shù)轉(zhuǎn)讓給FX公司，該技術(shù)為獨(dú)家轉(zhuǎn)讓，保密期限五年。該合同有效期限至1996年4月24日。FX公司主張的其余3種產(chǎn)品配方FX——W100、FX-AS20和FX-AS30均記載在FX公司技術(shù)人員姚蕾的工作筆記本上，該筆記本由姚蕾個(gè)人保管。該筆記本曾經(jīng)在姚蕾出國(guó)期間交給葉健，但未就此舉證。
　　
　　1991年3月1日、1998年1月1日、FX公司分別和葉健、王志強(qiáng)簽訂有勞動(dòng)合同。上述合同中，均有受聘人員應(yīng)對(duì)公司的生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)嚴(yán)守保密規(guī)定等約定。簽約期間，葉健曾擔(dān)任過董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理、董事職務(wù)；王志強(qiáng)曾擔(dān)任過董事、副總經(jīng)理兼銷售部經(jīng)理職務(wù)。2007年1月8日，F(xiàn)X公司分別免去了葉健的董事職務(wù)，王志強(qiáng)的副總經(jīng)理職務(wù)。2006年7月28日，葉健和王志強(qiáng)作為股東發(fā)起設(shè)立了被上訴人JR公司。公司的經(jīng)營(yíng)范圍是紡織助劑技術(shù)開發(fā)、銷售紡織助劑等。經(jīng)鑒定，F(xiàn)X公司提交的涉案五個(gè)型號(hào)產(chǎn)品技術(shù)資料記載的產(chǎn)品原料及原料比例和其對(duì)應(yīng)型號(hào)的產(chǎn)品實(shí)物的原料及原料比例一致；FX公司涉案五個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品實(shí)物包含的原料與JR公司的FX-K902、FX-K903、FX-R701、FX-AS20和FX-AS30五個(gè)產(chǎn)品實(shí)物包含的原料基本相同，原料的比例稍有差異。
　　
　　法院審理
　　
　　北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院經(jīng)審理后認(rèn)為：本案FX公司起訴JR公司、葉健和王志強(qiáng)的行為發(fā)生在2006年之后，遠(yuǎn)超過FX公司享有獨(dú)占使用權(quán)的截止期限1996年4月。因此，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)不能認(rèn)定FX公司擁有上述兩個(gè)產(chǎn)品配方的所有權(quán)，其基于該兩個(gè)產(chǎn)品配方提起的訴訟請(qǐng)求，不應(yīng)予以支持。對(duì)于型號(hào)為FX-W100、FX-AS20和FX-AS30三個(gè)和毛油產(chǎn)品的配方，F(xiàn)X公司并沒有證據(jù)證明JR公司或者葉健、王志強(qiáng)接觸過該三個(gè)配方，故不能認(rèn)定JR公司、葉健和王志強(qiáng)侵犯了FX公司該三個(gè)配方的技術(shù)秘密。FX公司沒有就客戶名單和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)舉證證明涉案客戶名單是其通過勞動(dòng)或金錢投入獲得，系區(qū)別于公知信息的特殊客戶信息，也沒有舉證證明使用涉案標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品系知名商品，因此，對(duì)FX公司基于客戶名單和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)提出的訴訟請(qǐng)求，均不予支持。法院依法判決：駁回FX公司的訴訟請(qǐng)求。
　　
　　FX公司不服原審判決，提起上訴。
　　
　　法院認(rèn)為：本案中，上訴人FX公司主張受保護(hù)的商業(yè)秘密是FX-K902、FX-R701、FX-W100、FX-AS20和FX-AS30五種產(chǎn)品的配方。其中，F(xiàn)X-K902、FX-R701系FX公司以受讓形式取得的。根據(jù)上訴人FX公司與紡科院簽訂的技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同的約定，合同有效期至1996年4月24日，即此后FX公司不應(yīng)再享有獨(dú)家使用權(quán)。但據(jù)法院查明，F(xiàn)X公司在此之后仍以獨(dú)家形式使用該受讓技術(shù)。從2003年5月22日FX公司股東大會(huì)決議第三條中“一致確認(rèn)新的合資公司將對(duì)原有的全部轉(zhuǎn)讓技術(shù)仍具獨(dú)家使用權(quán)”的決議內(nèi)容上看，紡科院作為FX公司的股東和技術(shù)轉(zhuǎn)讓方，雖然沒有與FX公司簽訂再次轉(zhuǎn)讓或續(xù)展原合同的協(xié)議，但是，卻明確表達(dá)出再次授予FX公司對(duì)原受讓技術(shù)具有獨(dú)家使用權(quán)的意思表示，該授權(quán)形式合法有效。按照法律規(guī)定，上訴人FX公司獲得的獨(dú)家使用權(quán)是一項(xiàng)獨(dú)占性的專有權(quán)利，有權(quán)以自己的名義對(duì)他人實(shí)施的侵權(quán)行為提起訴訟。
　　
　　對(duì)于FX-W100、FX-AS20和FX-AS30產(chǎn)品的配方，訴訟雙方雖然對(duì)技術(shù)研發(fā)人是誰(shuí)存有爭(zhēng)議，但是，無論是姚蕾還是葉健，從研發(fā)時(shí)間上看，可以認(rèn)定此時(shí)二人均系FX公司的工作人員，且該產(chǎn)品配方的研發(fā)，系建立在FX-K902和FX——R701產(chǎn)品配方之上的，其研發(fā)行為應(yīng)屬于職務(wù)行為，該項(xiàng)非專利技術(shù)秘密的所有權(quán)依法歸上訴人FX公司所有。
　　
　　被上訴人葉健作為FX公司的前任高級(jí)管理人員、技術(shù)人員，應(yīng)知悉涉案的商業(yè)秘密。根據(jù)鑒定結(jié)論，被上訴人JR公司在其產(chǎn)品中使用了與上訴人FX公司相同或近似的配方，在其不能舉證配方合理來源的情況下，應(yīng)認(rèn)定葉健作為JR公司的法定代表人向本公司披露了其掌握的FX公司的商業(yè)秘密。葉健的上述行為違反了其與上訴人FX公司的保密約定，其行為侵犯了FX公司的商業(yè)秘密，應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。被上訴人JR公司使用了葉健披露的商業(yè)秘密，亦應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的侵權(quán)責(zé)任。關(guān)于賠償數(shù)額，法院將參考上訴人FX公司產(chǎn)品銷售利潤(rùn)下降的數(shù)額、被上訴人JR公司實(shí)施侵權(quán)行為的時(shí)間期限、侵權(quán)產(chǎn)品種類等因素，對(duì)具體數(shù)額予以酌定。對(duì)上訴人FX公司要求被上訴人賠禮道歉、消除影響的請(qǐng)求，因FX公司并未證明其商譽(yù)受到了侵害，故對(duì)其上述請(qǐng)求，法院不予支持。此外，上訴人FX公司未證明被上訴人王志強(qiáng)實(shí)施了涉案侵權(quán)行為，故對(duì)FX公司要求王志強(qiáng)承擔(dān)連帶責(zé)任的請(qǐng)求，法院不予支持。
　　
　　綜上，上訴人FX公司提出的上訴理由部分成立，法院予以支持。原審判決認(rèn)定的相關(guān)事實(shí)有誤，適用法律錯(cuò)誤。法院予以糾正。法院依法判決如下：撤銷北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院（2007）朝民初字第17050號(hào)民事判決；葉健和北京FXJR科貿(mào)有限公司停止侵犯北京FX助劑有限公司涉案商業(yè)秘密的行為；葉健和北京FXJR科貿(mào)有限公司共同賠償北京FX助劑有限公司經(jīng)濟(jì)損失二十五萬元及合理費(fèi)用一萬元。
　　
　　專家點(diǎn)評(píng)
　　
　　本案中，F(xiàn)X公司通過與紡科院簽訂《技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同書》的方式，獲得涉案FX系列多功能和毛油的配方、生產(chǎn)技術(shù)和有關(guān)應(yīng)用技術(shù)的獨(dú)占使用權(quán)，期限為五年。二審法院以在原技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同中對(duì)期限屆滿后FX公司的獨(dú)家使用權(quán)進(jìn)行了確認(rèn)為由駁回了一審法院對(duì)FX公司原告資格的否認(rèn)。可見，在商業(yè)秘密許可使用過程中，商業(yè)秘密許可協(xié)議占據(jù)著非常重要的地位。若本案中的《技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同書》未對(duì)涉案商業(yè)秘密的對(duì)出明確的約定，也難以使本案的爭(zhēng)訟問題得到妥善解決。那么，何為商業(yè)秘密許可協(xié)議？一份完整的商業(yè)秘密許可協(xié)議應(yīng)當(dāng)包含哪些內(nèi)容？
　　
　　商業(yè)秘密許可協(xié)議是商業(yè)秘密權(quán)利人與其他企業(yè)或個(gè)人簽訂的，約定雙方權(quán)利和義務(wù)的，規(guī)范雙方行為的書面文本合同。根據(jù)我國(guó)《合同法》第三百四十二條的規(guī)定，技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同包括專利權(quán)轉(zhuǎn)讓、專利申請(qǐng)權(quán)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓、專利實(shí)施許可合同。技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。第三百四十三條規(guī)定，技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同可以約定讓與人和受讓人實(shí)施專利或者使用技術(shù)秘密的范圍。第三百四十八條規(guī)定：技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓合同的受讓人應(yīng)當(dāng)按照約定使用技術(shù)，支付使用費(fèi)，承擔(dān)保密義務(wù)。第三百五十條規(guī)定，技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同的受讓人應(yīng)當(dāng)按照約定的范圍和期限，對(duì)讓與人提供的技術(shù)中尚未公開的秘密部分，承擔(dān)保密義務(wù)。
　　
　　可見，商業(yè)秘密許可協(xié)議應(yīng)當(dāng)以書面的形式對(duì)許可方和被許可方之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系進(jìn)行確定。一般來說，一份完整的商業(yè)秘密許可協(xié)議的正文部分應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：
　　
　�。�1）合同標(biāo)的，即許可使用的技術(shù)秘密的內(nèi)容。協(xié)議應(yīng)當(dāng)明確許可使用的技術(shù)秘密的名稱和內(nèi)容。
　　
　�。�2）授權(quán)范圍。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二十五條的規(guī)定，技術(shù)秘密許可使用主要分為獨(dú)占許可使用、排他性許可使用和普通許可使用和再許可四種形式，這些方式所包含的轉(zhuǎn)讓人和受讓人的權(quán)利義務(wù)均不相同，關(guān)系到切身利益。因此，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)就其協(xié)商的許可方式進(jìn)行確認(rèn)。根據(jù)法律的規(guī)定，當(dāng)事人沒有約定或者約定不明確的，法律確定為普通實(shí)施許可。因此，對(duì)于由特殊授權(quán)方式的商業(yè)秘密許可，應(yīng)當(dāng)在許可協(xié)議中對(duì)許可的具體方式做出確認(rèn)。
　　
　�。�3）許可使用費(fèi)及支付方式。支付許可使用費(fèi)是受讓人的最主要的義務(wù)，也是權(quán)利人進(jìn)行授權(quán)許可的最直接的目的。因此，在商業(yè)秘密許可協(xié)議中，應(yīng)當(dāng)對(duì)受讓人支付使用費(fèi)的數(shù)額、支付方式、支付時(shí)間進(jìn)行明確約定。
　　
　�。�4）許可使用的時(shí)間和期限。有的技術(shù)秘密有其存在的法定期限，如《合同法》第三百四十四條規(guī)定：“專利實(shí)施許可合同只在該專利權(quán)的存續(xù)期間內(nèi)有效”。但絕大多數(shù)的技術(shù)秘密的存在是沒有法定期限的，只要它一直被權(quán)利人處于秘密保護(hù)狀態(tài)，就具有商業(yè)秘密價(jià)值。因此，這就需要技術(shù)秘密權(quán)利人對(duì)于受讓人使用該技術(shù)秘密的時(shí)間和期限進(jìn)行約定。
　　
　　（5）保密義務(wù)。技術(shù)秘密的秘密性是其存在的價(jià)值基礎(chǔ)，因此，在商業(yè)秘密協(xié)議保密協(xié)議中，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)對(duì)雙方當(dāng)事人的保密義務(wù)予以明確。
　　
　　（6）期限屆滿后轉(zhuǎn)讓人和受讓人的權(quán)利義務(wù)。這在很大程度上將影響著該技術(shù)秘密的后續(xù)使用。如在本案中，F(xiàn)X公司通過與研究院約定期限屆滿后，F(xiàn)X公司的后續(xù)獨(dú)占使用權(quán)，才使得其在本案中的合法原告資格，否則，F(xiàn)X公司將面臨敗訴的風(fēng)險(xiǎn)。
　　
　�。�7）違約條款及解決爭(zhēng)議的方法。一般來說，一旦發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)當(dāng)抱著相互協(xié)商的態(tài)度，協(xié)商不成的，可以提交當(dāng)?shù)刂俨脵C(jī)構(gòu)仲裁或者直接提起訴訟。
　　
　　從本案中的履行中可以看出，一項(xiàng)商業(yè)秘密的許可糾紛將伴隨從協(xié)議簽訂，商業(yè)秘密開始使用到協(xié)議履行完的始終，甚至到該協(xié)議履行完畢的若干年后都有可能引發(fā)一系列的糾紛。這就需要商業(yè)秘密的轉(zhuǎn)讓人和受讓人對(duì)其商業(yè)秘密的許可協(xié)議予以充分協(xié)商，盡可能地將解決方式予以事先約定，未雨綢繆，防范于未然，以最大限度的減輕糾紛的發(fā)生。
　　
　　對(duì)企業(yè)進(jìn)行商業(yè)秘密保護(hù)的建議
　　
　　技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。因此，在商業(yè)秘密許可使用過程中，許可人與被許可人應(yīng)當(dāng)充分利用商業(yè)秘密許可協(xié)議的調(diào)節(jié)作用，在許可使用前，對(duì)商業(yè)秘密許可使用的相關(guān)問題進(jìn)行細(xì)致、明確的約定，將有關(guān)許可使用的事宜均以書面的形式體現(xiàn)出來，以更好地督促合同雙方履行各自的權(quán)利義務(wù)，以免糾紛的發(fā)生。
　　
　　相關(guān)商業(yè)秘密專項(xiàng)法律問題
　　
　　1、商業(yè)秘密侵權(quán)訴訟中的原告資格？
　　
　　根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)民事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十五條的規(guī)定：“對(duì)于侵犯商業(yè)秘密行為，商業(yè)秘密獨(dú)占使用許可合同的被許可人提起訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。排他使用許可合同的被許可人和權(quán)利人共同提起訴訟，或者在權(quán)利人不起訴的情況下，自行提起訴訟，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。普通使用許可合同的被許可人和權(quán)利人共同提起訴訟，或者經(jīng)權(quán)利人書面授權(quán)，單獨(dú)提起訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理”。
　　
　　本案中，上訴人FX公司獲得的獨(dú)家使用權(quán)是一項(xiàng)獨(dú)占性的專有權(quán)利，雖然原轉(zhuǎn)讓合同以屆有效期，但根據(jù)雙方《技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同書》的約定，F(xiàn)X公司在此之后仍以獨(dú)家形式使用該受讓技術(shù)。因此，F(xiàn)X公司有權(quán)以自己的名義對(duì)他人實(shí)施的侵權(quán)行為提起訴訟。
　　
　　2、職務(wù)技術(shù)秘密的權(quán)屬問題？
　　
　　根據(jù)《合同法》第三百二十六條規(guī)定，職務(wù)技術(shù)成果的使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán)屬于法人或者其他組織的，法人或者其他組織可以就該項(xiàng)職務(wù)技術(shù)成果訂立技術(shù)合同。職務(wù)技術(shù)成果是執(zhí)行法人或者其他組織的工作任務(wù)，或者主要是利用法人或者其他組織的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的技術(shù)成果�？梢�，職務(wù)性商業(yè)秘密是職工在執(zhí)行職務(wù)期間開發(fā)的商業(yè)秘密，需要單位投入大量的人力、物力和財(cái)力，凝聚著用人單位的科學(xué)決策、集體智慧和長(zhǎng)期的經(jīng)驗(yàn)積累。根據(jù)法律的相關(guān)規(guī)定，職務(wù)性商業(yè)秘密權(quán)的權(quán)屬歸單位所有。
　　
　　本案中，對(duì)于FX-W100、FX-AS20和FX-AS30產(chǎn)品配方，訴訟雙方對(duì)技術(shù)研發(fā)人是姚蕾還是葉健存有爭(zhēng)議，但從研發(fā)時(shí)間上看，上述配方均系二人在FX公司工作時(shí)研發(fā)，且該產(chǎn)品配方的研發(fā)，系建立在FX-K902和FX——R701產(chǎn)品配方之上的，故法院認(rèn)定其研發(fā)行為屬于職務(wù)行為，該項(xiàng)非專利技術(shù)秘密的所有權(quán)依法歸屬上訴人FX公司所有。
　　
　　3、商業(yè)秘密侵權(quán)行為的認(rèn)定？
　　
　　國(guó)家工商行政管理局1995年頒發(fā)的《關(guān)于禁止侵犯商業(yè)秘密行為的若干規(guī)定》規(guī)定，權(quán)利人能證明被申請(qǐng)人所使用的信息與自己的商業(yè)秘密具有一致性或者相同性，同時(shí)能證明被申請(qǐng)人有獲取其商業(yè)秘密的條件，而被申請(qǐng)人不能提供或者拒不提供其所使用的信息是合法獲得或者使用的證據(jù)的，工商行政管理機(jī)關(guān)可以根據(jù)有關(guān)證據(jù)，認(rèn)定被申請(qǐng)人有侵權(quán)行為。
　　
　　在民事訴訟審判中，也是依據(jù)“相似+接觸-合法來源”的認(rèn)定原則。本案中，被上訴人葉健作為FX公司的前任高級(jí)管理人員、技術(shù)人員，應(yīng)知悉涉案的商業(yè)秘密。(www.gymyzhishaji.com)根據(jù)鑒定結(jié)論，被上訴人JR公司在其產(chǎn)品中使用了與上訴人FX公司相同或近似的配方，故在其不能舉證配方合理來源的情況下，法院認(rèn)定葉健的行為違反了其與上訴人FX公司的保密約定，構(gòu)成了對(duì)FX公司的侵犯。
　　
　　4、賠償數(shù)額的確定標(biāo)準(zhǔn)？
　　
　　根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)民事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十七條規(guī)定，確定反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法第十條規(guī)定的侵犯商業(yè)秘密行為的損害賠償額，可以參照確定侵犯專利權(quán)的損害賠償額的方法進(jìn)行。根據(jù)《專利法》第六十五條的規(guī)定：“權(quán)利人的損失、侵權(quán)人獲得的利益和專利許可使用費(fèi)均難以確定的，人民法院可以根據(jù)專利權(quán)的類型、侵權(quán)行為的性質(zhì)和情節(jié)等因素，確定給予一萬元以上一百萬元以下的賠償”。
　　
　　本案中，法院參考上訴人FX公司產(chǎn)品銷售利潤(rùn)下降的數(shù)額、被上訴人JR公司實(shí)施侵權(quán)行為的時(shí)間期限、侵權(quán)產(chǎn)品種類等因素，對(duì)具體數(shù)額予以酌定。
　　
　　5、侵犯商業(yè)秘密是否適用“賠禮道歉、消除影響”的責(zé)任賠償形式？
　　
　　“消除影響、賠禮道歉”是公民、法人的人身性權(quán)利受到侵害時(shí)的法律救濟(jì)手段，故在商業(yè)秘密等知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件中一般不予適用，除非權(quán)利人因?yàn)榍謾?quán)行為遭受了商譽(yù)的損失和影響。根據(jù)《江蘇省高級(jí)人民法院關(guān)于審理商業(yè)秘密案件有關(guān)問題的意見》第十九條，“商業(yè)秘密侵權(quán)案件一般不適用賠禮道歉、消除影響的民事責(zé)任形式”。
　　
　　本案中，因FX公司并未證明其商譽(yù)受到了侵害，故對(duì)其上述請(qǐng)求，法院不予支持。

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