“一發(fā)明一專利”原則在實(shí)踐中遇到的問題

　我國專利法實(shí)施細(xì)則有關(guān)“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被授予一項(xiàng)專利”的規(guī)定，又稱為“一發(fā)明一專利”原則，是專利制度中的一項(xiàng)重要制度。1992年第一次修改專利法和實(shí)施細(xì)則之前，并沒有此項(xiàng)規(guī)定。
　　之所以增加這一規(guī)定，原因在于按照專利法第九條規(guī)定的先申請?jiān)瓌t，可以禁止不同的申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造分別獲得多項(xiàng)專利權(quán)，但并不能夠排除同一申請人就同一發(fā)明創(chuàng)造獲得多項(xiàng)專利權(quán)的可能，為了彌補(bǔ)專利法規(guī)定的不足，第一次修改專利法及其實(shí)施細(xì)則時增加了“同樣的發(fā)明
　　　　　　實(shí)施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定和專利審查實(shí)踐
　　
　　為了執(zhí)行實(shí)施細(xì)則的這一規(guī)定，中國專利局1995年9月28日發(fā)布了第6號審查指南公報，對專利申請的各種情況如何適用該項(xiàng)規(guī)范作了具體規(guī)定。其中規(guī)定，“在對一份申請進(jìn)行審查的過程中，如果發(fā)現(xiàn)同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出的另一份申請已被授予專利權(quán)，在尚未授權(quán)的申請符合授予專利權(quán)的其他條件時，應(yīng)通知申請人選擇。此時，申請人可以放棄已經(jīng)獲得的專利權(quán)，也可以撤回其尚未被授權(quán)的申請……申請人選擇放棄其已經(jīng)授予的專利權(quán)的，應(yīng)當(dāng)提交一份放棄其專利權(quán)的書面聲明……前一專利權(quán)自后一專利權(quán)的權(quán)利生效日起予以放棄”。審查指南公報的上述規(guī)定，隨后被寫進(jìn)了2001年版的審查指南。
　　專利局審查指南公報及審查指南，是指導(dǎo)專利審查實(shí)踐的規(guī)范性文件。上述具體規(guī)定，是充分考慮我國申請人既想盡快獲得專利授權(quán)又想獲得較長保護(hù)期的需要，結(jié)合專利法規(guī)定的實(shí)用新型和發(fā)明專利審查的特點(diǎn)而作出的符合具體國情的一種規(guī)定，該規(guī)定既堅(jiān)持了一發(fā)明一專利的原則，又為申請人靈活地保護(hù)其發(fā)明創(chuàng)造提供了方便。已有數(shù)以千計的專利申請利用了這一規(guī)定，本案所涉及的專利權(quán)即是一例。
　　在本案中，舒某發(fā)明專利申請的申請日在實(shí)用新型的申請日之后，但早于實(shí)用新型申請的授權(quán)公告日，而在本發(fā)明專利申請授權(quán)公告時，舒某的實(shí)用新型專利因保護(hù)期限屆滿已終止。根據(jù)專利審查指南公報的規(guī)定，如果在授予在后發(fā)明申請專利權(quán)時發(fā)現(xiàn)在先的實(shí)用新型專利還有效，專利局應(yīng)通知申請人選擇，但恰恰在授予在后專利權(quán)時，在先的實(shí)用新型專利已經(jīng)終止，也就不存在需要申請人選擇放棄一個專利權(quán)的問題，所以專利局對在后的發(fā)明申請直接授予了專利權(quán)。應(yīng)當(dāng)認(rèn)為，專利局對在后發(fā)明專利申請的授權(quán)，符合審查指南公報規(guī)定的精神。因此，專利復(fù)審委員會第3209號無效宣告請求審查決定以及一審法院的判決維持了專利權(quán)有效。
　　終審判決在我國不具有英美法系國家判例的法律效力，但該案確實(shí)在專利界引起了關(guān)注和討論。2003年3月7日中國知識產(chǎn)權(quán)報的文章，一方面分析指出本案終審判決不會導(dǎo)致專利審查實(shí)踐的改變，另一方面肯定指出該終審判決書的正確性恰在于指明專利保護(hù)期屆滿后已進(jìn)入公有領(lǐng)域的技術(shù)不應(yīng)被再授予專利權(quán)。
　　對此，筆者有不同看法。
　　終審判決給專利界一種教導(dǎo)，那就是“一項(xiàng)專利一旦權(quán)利終止，從終止之日起就進(jìn)入了公有領(lǐng)域，任何人都可以對該公有技術(shù)加以應(yīng)用。”
　　而前述的審查指南規(guī)定，在專利局對一份申請進(jìn)行審查過程中，發(fā)現(xiàn)同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出的另一件申請已被授予專利權(quán)，在申請人選擇放棄已經(jīng)授予專利權(quán)的情況下，專利局對符合授權(quán)條件尚未授權(quán)的專利申請授予專利權(quán)，前一專利權(quán)自后一專利權(quán)的權(quán)利生效時予以放棄。那么，一方面根據(jù)終審判決“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”因前一專利權(quán)被終止而進(jìn)入“公有領(lǐng)域”；另一方面，根據(jù)審查指南的規(guī)定該“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”又由于后一專利權(quán)的授予而進(jìn)入“專有領(lǐng)域”，豈不怪哉!
　　專利界討論此案的一個關(guān)鍵問題是專利審查和專利司法中所面臨的困難。
　　一是就本案而言，如果實(shí)用新型專利的申請日在發(fā)明專利申請之后，而由于其授權(quán)快、保護(hù)期短，在發(fā)明專利申請授權(quán)時該實(shí)用新型已經(jīng)期限屆滿終止，此時，該如何處理該在先申請?jiān)诤笫跈?quán)的發(fā)明專利?如果以該實(shí)用新型專利技術(shù)已進(jìn)入公有領(lǐng)域?yàn)橛刹皇谟璋l(fā)明申請專利權(quán)或者將其無效掉的話，在發(fā)明申請和實(shí)用新型申請為同一申請人的情況下尚算勉強(qiáng)公平，而如果兩者不是同一申請人，專利局對發(fā)明申請不授予專利權(quán)或者無效掉發(fā)明專利，顯然有悖于專利法規(guī)定的先申請?jiān)瓌t。
　　二是同一申請人或者不同申請人的兩項(xiàng)專利申請，比如一項(xiàng)為在前提出的發(fā)明專利申請，另一項(xiàng)為在后提出的實(shí)用新型專利申請，其中在后申請為在前申請的從屬專利申請，而在前提出的基礎(chǔ)專利申請?jiān)谑谟鑼＠麢?quán)時，從屬專利申請已被授權(quán)并由于期限屆滿或其他原因?qū)＠麢?quán)終止，那么，該如何處理在先的基礎(chǔ)專利申請?如果授予專利權(quán)的話，公眾實(shí)施因?qū)＠麢?quán)終止而已經(jīng)進(jìn)入公有領(lǐng)域的從屬專利技術(shù)，是否構(gòu)成對基礎(chǔ)專利的侵犯?專利審查和專利司法該如何解決已進(jìn)入公有領(lǐng)域?qū)＠�技術(shù)的法律保護(hù)問題?
　　以上兩種情況只是例舉，也許在專利審查和專利司法的實(shí)踐中，還會有更多的難題出現(xiàn)。
　　　　　　完善專利法實(shí)施細(xì)則有關(guān)規(guī)定的建議
　　專利審查指南就“一發(fā)明一專利”原則所作的具體規(guī)定，也非盡善盡美。按照這種規(guī)定，會出現(xiàn)兩個方面的法律問題。
　　一是同一申請人就同一發(fā)明創(chuàng)造先后申請兩項(xiàng)專利，申請人可能會對該項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造獲得超過20年的專利保護(hù)期，對社會公眾造成不公平；二是在前一申請?zhí)岢?2個月之后仍然允許就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出專利申請，會對專利法第二十九條第二款規(guī)定的國內(nèi)優(yōu)先權(quán)制度造成沖擊，使該項(xiàng)制度在很大程度上發(fā)揮不了應(yīng)有的作用。
　　因此，需要改進(jìn)審查指南的規(guī)定，進(jìn)一步完善對“一發(fā)明一專利”具體適用方面的規(guī)定。一種方法是，在審查指南中規(guī)定，同一申請人對同一發(fā)明創(chuàng)造而獲得的專利權(quán)，保護(hù)期從第一次提出專利申請時開始計算；并規(guī)定同一申請人就同一發(fā)明創(chuàng)造提出兩項(xiàng)專利申請的，提出后一申請的時間不得超過自前一申請日起12個月。
　　通過進(jìn)一步完善專利審查指南的有關(guān)規(guī)定，一方面克服原有規(guī)定的缺陷，另一方面可以繼續(xù)為申請人利用這一規(guī)定充分保護(hù)其發(fā)明創(chuàng)造提供便利。

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